专利检索评估

专利检索评估

  一、专利检索是如何界定的?

  通过一定的检索入口,从一定的信息库中查找与一定的技术主题有关的专利文献或非专利文献的过程。 其中专利检索主要分为以下阶段:

  一是技术开发之前的检索(不仅包含专利信息),主要目的是防止重复研究并确定研究课题的方向;

  二是专利审查程序中的检索,主要目的是专利局审查员利用检索数据库对专利审查请文件(主要指发明)所涉及的技术方案进行检索以确定其新颖性、创造性;

  三是专利无效程序中的检索,该程序的主要目的是无效请求人根据专利法的相关规定在一定范围内的数据库中检索破坏授权专利新颖性、创造性的文献的过程;

  四是专利侵权诉讼中,被诉人根据专利法的相关规定在一定范围内的数据库中检索破坏授权专利新颖性、创造性的文献的过程,主要是基于“现有技术抗辩原则”而采取的措施;此外还包括实用新型专利检索、外观设计专利检索,失效专利的利用检索、专利技术转让检索等内容。

  二、何谓专利评估?专利评估的步骤是怎样的?

  专利(权)评估是根据特定目的,遵循公允、法定标准和规程,运用适当方法,对专利权进行确认、计价和报告,为资产业务提供价值尺度的行为。

  专利评估的步骤如下:

  专利权人与评估机构进行前期沟通——确定专利权评估的目的及范围——根据国家收费标准进行协商收费——评估机构委派小组进住现场考察专利研发情况——搜集专利评估所需资料——搜集完专利评估资料后返回——评估机构撰写报告—— 出具评估报告草稿与专利权人沟通——出具报告正式版本收取剩余评估费。

  三、何为专利权质押?质押人应当向中国专利局提供哪些文件?

  专利权质押是指债务人或者第三人将其专利权移交债权人占有作为债权的担保,当债务人不履行债务时,债权人有权依法以该专利权折价或者以拍卖、变该专利权的价款优先受偿。

  质押人应当向中国专利局提供下列文件:

  1、专利权质押合同登记申请表;

  2、主合同和专利权质押合同;

  3、出质人的合法身份证明;

  4、委托书及代理人的身份证明;

  5、专利权的有效证明;

  6、专利权出质前的实施及许可情况;

  7、上级主管部门或国务院有关主管部门的批准文件;

  8、其他需要提供的材料。

  四、专利无效、侵权诉讼程序中检索具有怎样的重要性?

  (1)无效程序中的专利检索

  现行《专利法》第45条规定,自国家知识产权局公告授予专利权之日,任何人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

  《专利法实施细则》第64条规定,无效宣告请求的理由包括:

  被授予专利的发明创造不符合专利法第22条(新颖性)、第23条(创造性)、第26条第3款(公开不充分)、第4款(不支持)、第33条(修改超范围)或者实施细则第2条(专利的定义)、第13条第1款(重复授权)、第20条第1款(不清楚)、第21条第2款(缺少必要技术特征)的规定,或者属于专利法第5条(违反国家法律等)、第25条(客体范围)的规定,或者依照专利法第9条(先申请原则)规定不能取得专利权。

  在无效程序中,专利检索主要是通过检索专利文献、非专利文献发现破坏该授权专利新颖性、创造性的过程,对实施细则其他无效理由较少涉及。根据“检索无穷尽原则”,可以大胆设想,除极少数的开创性发明而言,只要是数据库合适、检索策略适当,通过检索将一件普通的专利申请无效是关键。当然,审查员或者无效请求人都会考虑到花费的人力、无力等“检索时间、成本”以及经济负担能力等因素,适时中止专利检索,通过创造性或者其他无效理由提起无效主张。

  (2)侵权诉讼程序中的专利检索

  在权利人没有十足把握保证其专利的稳定性为100%的前提下,然而眼瞅着竞争对手在市场上侵犯其专利权总有些不甘心,所以其一般会通过“诉前专利稳定性检索”,即“侵权诉讼前检索”。相对而言,如果权利人通过检索发现本身的专利稳定性较高将会提起侵权诉讼。——(权利人,侵权诉讼前检索)

  相应的,被诉人也会自然而然的提起无效宣告请求或者专利稳定性检索,即“侵权诉讼后检索”。考虑到经济负担或者检索成本,如果没有发现破坏其新颖性的文件,被诉人一般会通过创造性及其它无效理由提起无效请求(这是不得已而为之);如果在经济负担能力范围内检索到了相应的破坏其新颖性的文件,被诉人便没有必要提起“无效宣告请求”了,直接依据“现有技术抗辩原则”击败对手。——(被诉人,“侵权诉讼后检索”)

  五、专利检索的意义和途径有哪些?

  专利检索可以使个人或企业明晰世界技术发展的动态,避免重复研发与资金浪费,增加对自己申请专利的授权概率或实质受保护概率的掌握,避免产品上市对他人专利侵权造成巨额赔偿等。

  另外,专利检索,也是提前评估专利申请是否能够授权、授权概率,已授权专利是否能够被无效,被无效的概率,等等的基础。

  目前,进行专利检索有两种途径:

  官方途径(即官方检索):可以委托专利代理人或专利律师向国家知识产权局专利检索咨询中心代办检索;也可以自己直接向国家知识产权局专利检索咨询中心申请检索。

  民间途径:可以委托专利代理人或专利律师通过其本身的检索工作,出具检索分析报告。

  六、什么人可以请求作出专利权评价报告?

  根据专利法实施细则第五十六条第一款的规定,专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中,利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人,例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。

  请求人不是专利权人或者利害关系人的,其专利权评价报告请求视为未提出。实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。

  七、专利权评价报告有什么作用?

  无论是对于应对专利侵权纠纷,还是支撑专利推广,专利权评价报告都具有非常重要的作用,具体如下:

  1、专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门判断是否中止审理、处理程序依据。

  2、专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷中判断是否侵权依据。

  根据《专利法》第六十一条第二款规定,专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

  3、专利权评价报告是专利权人专利推广中证明专利“含金量”的依据。

  由于未经实质审查即可授权,实用新型和外观专利多被认为稳定性不强,“含金量”不高。而如果获得了专利局下发的正面的专利权评价报告,则相当于该专利获得了国家专利局的再一次权威认可,专利的稳定性和含金量将会得到进一步认可。

  4、专利权评价报告是权利人应对专利侵权的必要准备。

来源:合肥知识产权律师网

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