专利攻防不挨打【FRAND原则】逼专利大佬谈判

专利攻防不挨打【FRAND原则】逼专利大佬谈判

 

站在巨人的肩膀上创新

  许多企业在生產与製造產品的同时,往往考量研发成本,而仅在现有產品上进行有限的改良,或考量市场需求,而製造或销售 Me-too 產品,又為了抢先投入市场而未进行充分的专利检索,最后推出的產品往往落入他人专利保护范围,导致產品侵权遭诉的困扰层出不穷;其实,站在巨人的肩膀上再创新,成功的机会当然会比闷著头研发要高,但爬上巨人的肩膀是有方法的;產业界常见的做法不外乎取得授权、购买专利,甚至是迴避设计。

专利值多少,不是卖方说了算

  对一般企业来说,迴避设计较為耗资费时,要抢占商机,取得授权或购买专利往往是较快的选项;然而取得授权或购买专利势必得支付一笔权利金,而买卖双方对於专利权价值及权利金数额却总是存在著差异;再者,一旦授权内容涉及「标準关键专利」,权利金的界定更是难上加难,例如微软与摩托罗拉,就是在界定权利金的过程中牵涉到「标準关键专利」,最后将谈判桌移到法庭上,為专利诉讼史留下一个经典的案例。

什麼是标準关键专利(Standard Essential Patent, SEP)?

  所谓「标準」,是由标準制定组织(如电机电子工程师学会),邀请有意愿的技术发展者共同参与,针对產品、服务或製程制定统一的工业规格,目的在於增加產品互容性、便利消费者使用与降低因技术障碍而导致的贸易落差;因此,上述「标準」一旦被產业界广泛接受后,标準制定者必将获得市场优势,而让產品市佔率大幅提升。但相对的,标準制定者必须负担义务,也就是贡献出「标準」必须使用到的专利,就是标準关键专利。

标準制定者的义务

  身為标準制定组织的会员,标準制定者不仅必须贡献出标準关键专利,甚至负有揭露义务与授权义务,分别说明如下:

揭露义务(要说出来):必须将与「标準」相关之必要专利,揭露包含於标準草案中。
授权义务(要同意授权):必须同意将纳入「标準」中之必要专利,授权给组织之会员、或採用 相同「标準」之厂商。
為了补偿专利权人因发明所付出的心血,标準制定者所负的授权义务,是採有偿授权,而非免费授权,并要求专利权人对於所有被授权人应採取公平、合理且无歧视性的授权方式(Fair、Reasonable And Non-Discriminatory, 即FRAND原则)。

被告了,你有什麼招式可出?

  国外企业為了抢夺庞大商机,常会发动策略性的专利战争,例如发出敬告函、警告函,要求对方给付权利金取得授权,甚至发动专利诉讼,造成被控方產品延后上市、商誉受损与赔上鉅款等情况,当遭遇这些大鲸鱼的恐吓时,究竟有何策略可以应对? 以下為国际专利诉讼常见的做法:

专利侵权反诉:
  针对原专利诉讼提出反诉;其优点為可迫使对方进行协商谈判,进一步达成交互授权或和解,然而,其缺点在於需要大笔诉讼费用,若企业本身没有优质的专利,则必须向外部购买专利。例如:宏碁(Acer)向工研院购买专利对惠普(HP)做出反击,為「攻击是最好的防御」做了最佳詮释;而友达(AUO) 不仅对乐金(LGD)所提出的四项侵权技术进行反驳,甚至反诉乐金侵犯其四项专利,更是台湾面板厂第一次在国际诉讼中取得胜利,意义非凡。

专利无效:
  对系争专利进行有效性分析,并试图找出可使该项专利被判定為「专利无效」的文件后,向主管局提出无效请求,其优点為低成本高效益,亦可增加双方和解之可能性,然而,其缺点為须进行全面性的专利检索,且通常只会有一两个专利范围请求项被举发掉。例如:雃博(Apex)向美国专利商标局提出多方复审,主张营业规模大其30倍的瑞思迈(ResMed)之6件专利无效,展现了台湾生技业在智财管理与竞争的能力;而亿光(Everlight)向日本特许厅提出日亚化(Nichia)之专利无效,宣告LED產业的专利战全面开打。

和解:
  即付钱了事,而权利金的高低因厂商而异,且须依据谈判技巧与议价能力;其优点為快速获得专利授权,促使產品如期上市,然而,缺点是因处境被动,所以授权人通常会狮子大开口,要求付上不合理的权利金。例如:美商Opti指控台湾两大晶片厂硅统(SiS)与威盛(VIA)侵害其专利权,其中威盛在第一阶段被法院判决败诉须赔偿300万美元(约8900万台币),相较之下,硅统选择与美商Opti达成和解,将后续营运影响降到最低。

FRAND原则,让微软省下800倍的权利金

  时至2010年,专利诉讼史又出现一个经典的案例,从而衍生出新的攻防手法;当时,微软被摩托罗拉要求就其两个专利 (Wifi 及 H.264) 应取得授权,摩托罗拉甚至要求產品售价的 2.25% 作為权利金,微软认為摩托罗拉要求的权利金过高(一台Xbox售价$200美金,等於卖一台就必须付$4.5 x 2 = $9美金),而不愿给付,摩托罗拉随即对微软提出专利诉讼,意图迫使微软坐上谈判桌,就在这个关键的时间点,微软发现摩托罗拉的两个专利皆為标準关键专利,藉此反告摩托罗拉未依FRAND原则提出合理的授权条件;判决结果,法官认定摩托罗拉要求的授权金额高出合理授权金额的800倍,显然违反了FRAND原则,结果摩托罗拉不但只能收到1/800的授权金,更须赔偿微软约1400万美金的损失,FRAND原则让微软大获全胜。

有样学样,瑞昱藉FRAND原则反诉美商半导体厂

  2012年3月,美商艾萨公司(简称艾萨)指控眾多竞争对手(包含台湾瑞昱半导体,简称瑞昱)侵犯其专利,并向美国国际贸易委员会(ITC)提告。瑞昱随即使出反诉策略,不仅控告艾萨侵犯其专利权,更指出艾萨未提供授权合约,就逕自向ITC提出要求禁制令,明显违反授权义务(即FRAND原则);换句话说,艾萨未经正当程序(提供授权合约、遵守FRAND原则),企图藉由禁制令获得谈判桌上的优势及高额权利金的做法,显然违反公平与合理授权的原则。因此,法官也判决艾萨必须修正其授权条件,再一次,FRAND原则让瑞昱在授权金的谈判攻防上,由被动转為主动角色。

善用FRAND原则,不用当待宰羔羊

  根据科技產业资讯室(STPI)的研究,台湾企业每年在智财权利金的支付高达50亿美金左右(约1500亿台币),然而,企业在授权谈判时,所面临如此高的权利金,并非都是合理要求,部分台湾企业在国外大厂眼中就像肥羊,一次又一次的任其宰割。

  由前述案例可知,过去在专利诉讼的反击上,反击策略包括专利无效、举证无侵权行為与反诉对方侵权等,如今,瑞昱运用FRAND原则大胆向艾萨提出反诉,进而增大授权谈判的空间,即提供產业界一个新的专利攻防策略。

后续追踪

瑞昱成功採用RAND策略,美国判决LSI之Wi-Fi标準权利金由5%降至0.19%
(资料来源: 科技產业资讯室 – May 发表於 2014年3月10日)

  2014年2月27日北加州法院法官Ronald M. Whyte判决LSI企图以美国ITC提出337调查逼迫瑞昱签署wi-fi授权协议,而且LSI在提出诉讼之前,并未先提出一份公平合理无歧视的授权合约给Realtek,认定LSI违反当初签署IEEE-SA标準之RAND条款,而判决LSI之Wi-Fi标準权利金由5%降至0.19%,同时判决LSI须支付Realtek诉讼费支出380万美金。

图片来源The Business Dispute Clinic.com
本文出自智由博集 / 马克斯

 
 
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