专利脏话不要说——你所不知的专利禁忌

专利脏话不要说——你所不知的专利禁忌

每个文化中,都有一些根深蒂固、代代相传的语言禁忌。这些禁忌或许来自迷信,宗教约束、文化教育,或者就是因为不讨喜。在英文专利的世界中,也有这么一类的「禁忌」,叫做patent profanity。笔者在写本文前,稍稍做了一点检索,讨论类似主题的中文专论,大概只有大陆的网站有一篇相关文章稍微介绍了一点概念(注一)。老板们关心的是专利趋势跟专利官司,劳工阶级(工程师、代理人,还有可怜的专利律师)才需要注意这种技术性的细节。不过专利脏话一个不小心写进了申请书,下场可能就会让老板输了重要的专利官司。因为profanity的影响深远,特别为文希望让写专利跟读专利的人都能有更深刻的认识。


甚么叫「专利脏话」?   

甚么是脏话?一般的理解:脏话其实就是即使讲出来很爽,但是不该讲的话。申请专利应该是很高尚的活动,为什么要讲「脏话」?难道是因为常常会被专利局刁难,所以气得发明人、申请人一个个都得口出秽言,才能一解胸中晦气吗?虽然在专利局(不管在哪一个国家)觉得被刁难的经验,几乎每个专利从业人员都有类似经验,但是大家也心知肚明,碰到不愉快的状况时,最好忍气吞声。如果真的要跟专利审查人员大小声,你申请案的下场大概都不会太好。所以敢在专利局审查人员面前出口成脏的,可能绝无仅有,当然不需要笔者特别写一篇文章来叮咛「不要说脏话」。

那为什么要写这篇有点儿标新立异的文章呢?近日检查了几份专利申请书,很明显的有新派跟旧派之分。新、旧派指的是写作风格,不管写作的时间点是什么日子。甚么是「旧派」呢?就是一份申请书中,虽然美国专利局并无强制要求一定的格式 (注二),但约定俗成,就依样画葫芦地把各个段落一一凑齐。一般来说,专利书撰写者(注三)比较重视的是专利申请项(claims),其他部分被统称为「说明书」(specifications)往往被视为搭衬请求项的配角。因为是配角,所以大家习以为常地照惯用格式书写。而为了衬托请求项的重要,许多强调目标发明「重要性」的词句被大量应用在「说明书」的部分。甚么是「专利脏话」?这些栖身在申请书中,用来强调目标发明请求项的「价值」、「重要」、「份量」的形容词,就是那种讲(写)起来很爽,但是长辈(行家)一再告诫不该用的词儿。

专利脏话主要是指在专利书撰写过程中,会对未来的专利诉讼产生负面影响,甚至是限缩请求项范围的字眼。例如在 Inpro II Licensing, S.A.R.L. v. T-Mobile USA, Inc., 450 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2006)一案中,专利所有者Inpro在说明书中描述控制器接口的直接并行端口(注四)时,形容该技术要点,是个「非常重要的特征」。因此当法院发现T-Mobile的中央控制器并未具有此项「直接并行端口」的特征时,法院判决T-Mobile并未侵犯原告Inpro的专利权。

在Bayer AG v. Elan Pharmaceuticals (2000)一案中,Bayer强调其发明的特殊药剂,能使nifedipine(硝苯地平,注五)维持特定的表面面积(specific surface area, SSA)数值范围。Bayer主张此SSA数值范围能对维持血液中高nifedipine浓度,从而产生「特定」高原效果,因此本SSA数值范围乃具有「特优」效果且富发明特色。由于专利书中采用了一连串的强烈字句,法院因而判定:超出专利书中SSA特定范围的特性,即不在Bayer专利保护范围内,因此被告Elan并未侵犯Bayer的专利。


「特定词汇」及「本发明」—— 哪些字眼被认定是「脏话」?


一般英文书写习惯中,常使用到的一些修饰词,如:"essential"、 "required"、 "critical"、 "necessary"、 "important"、 "advantageous"、 "beneficial"、 "desirable"、"preferred"、"chief"、"majority"、"main"、"significant"、"principal"、"fundamental"、"vital"、 "advantages or disadvantages of the prior art",甚至连"must"、"always"、"needed"、"solely"还有"only"等限制性字词都该一律避免。本文所列字句虽非完整的表列式清单,但比较各家先进的「建议」后,这已是一份相当具参考性的「黑名单」。这些字词为什么会被视为「专利脏话」呢?因为过于特定(specific)、绝对(absolute)的修饰性用词,写在专利请求项(claims)中,会立即带来「请求保护范围限缩」的效果;写在说明书中(specifications)内,则往往是专利所有人亲手送至专利被告手中的杀手锏。因为它们在表意上容易带来绝对性指涉,换句话说叫做「斩钉截铁」。或许有人要问:斩钉截铁有甚么不好?在一般的法律文件中,把内容讲的清楚且不拖泥带水,是个铁律。但在专利申请书中,在这个铁律之上,还得另加上一层考虑:如何让「请求项」能有最大的保护范围,或至少避免被不当的限缩。正是因为这层额外的考虑,让这些专利脏话成为从业人员避之唯恐不及的梦魇!

会触及类似「地雷」的,不仅仅只是中小型公司的专利。像前面所述的Bayer一案,跨国的大公司一样会中标。究其原因,不外乎撰写者在下笔时,对于自家发明的一种洋洋得意炫耀心理,或者因为翻译(注六)时的不慎。避免遴选特定「字眼」的目的,在于此种强调「重要性」或「特定性」的词汇,或许让审查人员能一目了然发明目标的特质,但同时也告诉未来的法官:本项发明如果没有此「特质」,可能被视为不完整。因此加上这些特定字词,或许在审核过程中,能让审查人员较为容易辨识发明目标的特点,但是却替尚未申请到手的专利带来始料未及的后患。笔者很喜欢一位前辈(注七)的一句评语:It is not your job to make the patent examiner's life easier (你不需要让专利审查人员的日子过的太舒服)。简单的说:作为一个撰写专利申请书者,最好平铺直叙地解释发明的要点。让审查人员去做他的检索跟分析,当事人不需要动用特殊词藻来向审查人员凸显目标发明的价值。当然一味地强调「禁用」上述词汇,似乎也是矫枉过正。正确的说法应该是:能不用就不要用,如果真的情势所需,非用不可时,那也绝对需要慎用、少用。避用专利脏话的范围不仅仅只限于请求项的建构,整份说明书都应该要避免。因为日后万一有专利官司系讼时,过去案例(注八)已经一再阐明:法院在解释请求项范围时,并不见得完全遵照专利局的审查意见,而是采取自己的全新(de novo)观点。此时这些原本是希望帮助审查人员了解目标发明特性的「词汇」,却成了专利所有人自己拿来砸脚的巨石。正如CAFC雷德法官的名言:「法院的判决……强调的是慎选用语的重要性」(注九)。

除了这些不该使用的词汇外,另外一种常用的说法:「本发明」the invention或the present invention,也是能够不要用,就尽量避免使用。因为一旦前言提到「本发明」,后面又加上一段叙述文字,往往后面这段叙述文字就被拿来「断章取义」,作为限定「本发明」请求保护的界限。如Honeywell v. ITT Industries (注十),虽然Honeywell公司申请关于「喷射燃油系统零组件」的专利请求项写的广泛,申请保护的目标涉及整组「系统」。但因为在说明书中四度提及:燃油滤网(fuel filter)构成本发明(the present invention),所以最后CAFC认定虽然Honeywell宣称其保护的发明范围是「整组燃油系统」,但依据其专利说明书中的用语,所谓的「系统」其实只含括「燃油滤网」而已。
 
前案prior art——不该说、不需要说的话

行笔至此,本文已经简短地讨论了两种「脏话」:「特定词汇」及「本发明」。另外还有两种「脏话」型式值得一提:一种是动不动就提「前案」prior art;另一种则是背景说明讲太多。专利是种法律赋予发明人的垄断权力,其前提是目标发明必须与前案有所区隔。专利申请书当然会提到前案,也会提到前案有何不足,因此才会有目标发明的产生。但是过与不及皆会产生问题,怎么提「前案」,提及前案时,到底得讲多少,这些都是需要推敲,而且分寸很难拿捏。

法律上有所谓的「自白」admission。虽然一般民刑案中,自白的证据效力常常引发质疑。但在专利审查跟诉讼过程中,自白的效力白纸黑字的规定在法规内(注十一)。如果发明人在审查专利过程中,对审查人员就前案提出过任何看法,他会发现日后很难再从他发表过的立场脱身。所以在专利申请书中提及前案,不是不行,但是得非常小心。正确的方式应该是只提前案不足之处,而不提前案究竟是什么东西。因为从专利申请人的角度来定义前案,就是前述的「自白」,从而会在审理过程中,限缩目标专利请求项的范围。在L.B. Plastics, Inc. v. Amerimax Home Products, Inc., 499 F.3d 1303, 84 USPQ2d 1341 (Fed. Cir. 2007)一案中,专利所有权人(L. B.)在专利说明书中针对保护目标强化塑钢排雨沟的防护板与网状层的连结方式,特别强调是以「连续热焊所形成的的不间断焊线」接合。如果请求项的描述只及于此,那么其他类似产品即使没有「不间断焊线」的接合方式来连结防护板及网状层,专利所有者仍可以请求法院以「等同原则」(Doctrine of Equivalency)来判定侵权。可是所有人在专利书中不但描述了其发明,同时也对前案的其他接合方式,如黏合等替代方案作了批评。法院认为既然在专利书中对其他「非连续热焊」的接合方式提出批评,那这些其他接合方式(如黏合)就被排除在「等同原则」的涵盖范围内,所以被告以黏合方式所制成的成品,就不该被视为侵权。总结来说,专利书申请就事论事,专注谈目标发明的来龙去脉,如果真的非提到前案不可时,千万小心措辞。可以强调目标发明补足了前案缺乏的功能、特性,但不要画蛇添足的解释前案的作用,甚至批评前案,因为这些不必要的解释、批评,往往到头来被对手用来在诉讼中作为攻击目标专利的工具。

最后一个专家建议能不用就不用的专利脏话,就是专利申请书中的背景说明(background)。还是回到前面那位长辈的至理名言:it is not your job to make the examiner's life easier。这句话不是要专利申请人忽视其在法律上的诚实义务。本文一开始就强调,旧派的专利申请书习惯等因奉此的将各个段落堆栈出一篇文件,其中一段就是「背景说明」。其实美国专利局并未就专利申请书的格式做出强制性的要求(注十二)。许多「旧派」的专利申请书喜欢在背景说明中,仔细阐述目标发明的历史。但专利局真正想从背景说明的读到的内容,在于对前案的描述,而非目标发明的历史。但讨论前案的利弊得失,文章前面已经讨论过了。说穿了一句话:前案讲多了,一个不小心,就成了「自白」,反而回过头来套住了自己要申请专利的发明。既然是言多必失,许多「新派」的专利申请书其实已经把「背景说明」这个段落视为脏话的一部份而舍弃(注十三)。即使保留,也该只是言简意赅地讨论前案不足之处。

结论

阐述了四大类的专利脏话后,要不厌其烦地叮嘱一句:台湾每年申请美国专利数量,居全球数一数二,但在台湾讨论「如何撰写美国专利申请书」的文章凤毛麟角(注十四)。只是以中文谈如何避免英文写作错误的文章,下笔时常让笔者有格格不入的时空错置感。然私忖很多英文的专利评析文章是针对英文的读者,对于以中文为母语的读者往往有隔靴搔痒的不切实际感。尤其很多台湾的科技公司是将专利申请外包给智财事务所,公司人员只负责事后的校审。正因为只负责校审,更需要注意这些英文撰写人员可能犯下的无心之过。本文希望能抛砖引玉,让专利从业人员更注意英文申请书的撰写细节。专利申请的目的是给予发明者能够实现全方位保护其发明的机会。滥用「专利脏话」适足以破坏保护的目的,而造成专利请求项的不当限缩,及日后诉讼的可能纠缠。小心下笔,多留意文字的技巧。专利是门跨科学与文采的「艺术」,以中文的背景撰写英文申请书更是门跨文化的挑战,从业人员面对的压力直如千钧之担。小心驶得万年船,以此与大家共勉之!
 
注释:

注一、浅谈美国专利说明书中翻英的注意事项 (May 14, 2014,北京知识产权公共信息平台)。http://www.beijingip.cn/stzscqww/web/public/zwgk/detail.jsp?documentId=12600492364440。文中将profanity翻译成「不妥当的话」。这种翻法,让人乍见有种重温老北平风的惊喜。profanity没那么「客气」,在美国,小孩子用了profanity,是会被妈妈抓去用肥皂洗嘴的。不熟悉甚么叫老北平风的,可以去图书馆找夏元瑜先生的著作读读。

注二、美国专利局发行的专利检核手册(MPEP)§608.01(a)建议(recommend)专利申请书可以概分为:一、标题;二、相关申请案(家族历史);三、是否有接受美国联邦政府补助;四、联合研究协议的各造;五、其他有指涉本案的相关文件;六、发明的背景;七、本发明简介;八、图解的简单说明;九、细部描述;十、请求项;十一、揭露事项的概要;十二、条列所有引用文件;十三、绘图;十四、宣誓/声明。这些段落是专利局的「建议」,不是硬性的要求

注三、本文所指涉的,不管前面有没有加上「美国」,概以英文书写的美国专利申请书为限。或许有人会问:为什么要用中文写「怎么写英文专利书」的文章?台湾本地培养的撰写美国专利书的人不少。台湾各大公司有审核外包申请书责任的内部的专利人员,也需要了解美国专利申请书的撰写趋势。

注四、'direct parallel bus interface of the host.'

注五、一种降血压药,据说很难溶解,所以必须以各种方法将其细化后,使期能在血液中维持一定浓度。

注六、关于从其他语文的专利申请书翻译成英文,造成英文申请书中词不达意,甚至是以词害意的窘境,请参阅:Burgujian, Richard V., etc., Practical Considerations and Strategies in Drafting U.S. Patent Applications, 4th ¶, p.4 (China IP News, April 2009)

注七、Mr. Dale S. Lazar of DLA Piper

注八、Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 34 USPQ 2d. 1321 (Fed. Cir. 1995)

注九、Signtech USA, Ltd. v. Vutech, Inc., 174 F.3d 1352, USPQ 2d 1372 (Fed. Cir. 1999).  J. Nadar said: This decision .. emphasizes the importance of careful language choices.  Signtech在说明书中用了「preferred embodiment」来解释特定墨水传输系统,法院因此判定这种特殊传送方式,是整个发明的「重要」特征。

注十、 Honeywell International, Inc. v. ITT Industries, Inc., No. 05-1407 (Fed. Cir. June 22, 2006)

注十一、MPEP 706; 37 CFR 1.104 (c)(3): In rejecting claims the examiner may rely upon admissions by the applicant, or the patent owner in a reexamination proceeding, as to any matter affecting patentability and, insofar as rejections in applications are concerned, may also rely upon facts within his or her knowledge pursuant to paragraph (d)(2) of this section.

注十二、美国专利局规定某些表格除特殊用途(如转移所有权)才能使用外,一般书类文件只要符合法令规定要件,并无特定格式。The USPTO provides patent forms to the public to use in certain situations, but, in almost all situations the USPTO does not require use of a form, or even provide a form, to submit the information required. 引自:USPTO网站 http://www.uspto.gov/forms/aia_forms.jsp

注十三、Mr. Lazar的意思是:用前案驳回申请人的专利申请,是审查人员的工作,申请人其实不需要越俎代庖地替审查员「整理」出所有的数据。他自承其个人写专利申请书时,是不加入「背景说明」段落的。另一位著名的专利部落格主Mr. Gene Quinn在另一篇文章「Beware Background Pitfalls When Preparing a Patent Application」(Oct. 23, 2011, http://www.ipwatchdog.com/2011/10/23/beware-background-pitfalls-when-preparing-a-patent-application/id=19982/),也提出近似的看法。为什么特别提出这两位先生的高见呢?如果美国专利界也有门派之别的话,这两位足以代表两大门派PRG 和 PLI的看法。为什么说是「两大门派」?考过专利考试的先进们,应该能够会心一笑!

注十四、请参考陈歆博士在科技产业信息室发表的大作「如何有效率地撰写专利申请书」(Sep. 11, 2013, http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=8762)


本文来源財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 科技產業資訊室(iKnow)

作者:美国专利律师舒安居

网址:http://iknow.stpi.narl.org.tw


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  • 智慧芽小助理

    建议搭配《电学领域美国专利撰写快速入门》(https://x.zhihuiya.com/kecheng/494)课程观看~

    2017-08-11 13:52:11
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  • 智慧芽小助理

    评论好认真哦,送你一个月 VIP,退出账户重新登录即可生效 :) //@SHIZI让我联想到广告语中最好不要出现夸张的效果词语,什么“超级”、“百分百”,事实上给人的感觉就是存在欺骗成分,世界上哪里来那么多的绝对,本身撰写技术方案也算是科学技术里面的东西,本来科学本身就不是绝对的东西,是不断发现验证推翻再验证的过程,文章作者的观点也是启人深思的,感谢!

    2017-07-04 14:54:20
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  • SHIZI

    让我联想到广告语中最好不要出现夸张的效果词语,什么“超级”、“百分百”,事实上给人的感觉就是存在欺骗成分,世界上哪里来那么多的绝对,本身撰写技术方案也算是科学技术里面的东西,本来科学本身就不是绝对的东西,是不断发现验证推翻再验证的过程,文章作者的观点也是启人深思的,感谢!

    2017-07-04 11:17:38
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  • neko

    看完之后,想到审查员每天都要面对一叠如此平铺直叙波澜不兴的专利申请书,不知该佩服人家慧眼如炬,还是心如止水好。 另外,对注释里提到的PRG 和 PLI「两大门派」好好奇噢……

    2016-03-12 00:14:23
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  • 智慧芽小姐姐

    原来专利撰写时的词汇也是“牵一发而动全身”学习了!!

    2016-03-11 16:03:16
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