机械领域专利撰写你问我答

机械领域专利撰写你问我答

本文根据 4 月 21 日专利代理人/律师李银惠先生做客智慧芽学院线上 webinar 问答编辑整理。针对机械领域专利撰写过程中的诸多实务问题,如独权中对现有技术中的技术特征应该怎样描述才不至于缩小其保护范围等,李老师做出细致解答,并指出说明书中的有益效果对专利的创造性以及侵权的判断至关重要。

  1. 专利律师需要提供从撰写专利到诉讼一条龙服务吗?
  2. 一条龙的服务我觉得不是你需不需要的问题,而是你能不能做到的问题。你说全中国有多少个的专利律师?可能是1000多个。有几个人能从撰写到诉讼一条龙服务呢?而且尤其是当你开始做专利诉讼之后,你难道还会帮客户写专利吗?因为写一个专利大概是几千块,但是打一个专利诉讼要几万块钱,那你是赚这几万块钱还是赚这几千块钱呢?所以说这不是一个应不应该的问题,而是一个经济效率的问题, 所以基本上一个专利律师不太可能还去写专利,基本上直接做一些无效和诉讼而已。我是这样的观点。所以这不是一个应不应该的问题,而是一个你自己考虑经济效率的问题。

  3. 老师您说审查员审的越严越好,那就有可能不授权,这样的话,怎么办?
  4. 说实话,其实审查员审的越严,你不用太担心。因为审查员的严格程度和正义程度其实还是要比复审员差一些,其实专利复审委员的人多半是更资深的专利的审查员,他都是从资深的审查员里调出来的,复审委的平均水平要比审查员的水平高得多。
    所以这样就存在一个问题:当你的专利实在没有什么创造性的话,你要是使劲地争辩,可能审查这个阶段争辩成功的可能性更大。另外如果你这个专利确实有创造性的话,反而被审查员审的太严而没有授权、驳回的话,那你就提复审好了。大家可能作为专利代理人提复审是很少的吧,可能很少有人做过复审的吧,但是因为复审我也做过很多,而且起码我做的所有复审里面目前没有一个不成功,个个都是撤销了驳回决定,并且授权。

    但是这个过程也有一些技巧或者手段,你从这个比例也看得出来。一方面是,我看到一个驳回决定的时候,我也会看这个东西到底有没有道理。如果我觉得还有挽回的余地,我才会去做复审,如果彻底没什么戏,我也不会去帮你做复审的,免得浪费那个时间,所以这是一方面。另一方面确实是因为如果被审查员没有理由、做的很不好的就驳回了,那你还觉得很有道理,你在复审委的阶段上还是多半能够被挽回来的。这一点还是要相信专利复审委员会的专业水平,他们绝大多数做的还是挺好的。

    审的严,你千万不要太担心,因为这个严还是不严。如果你真的被干掉,彻底没戏,那肯定是因为你这个专利本来就写的不好,肯定是前面有很多问题,即便是技术很好,但是写的时候出现了严重的问题,根本无法弥补,所以也会导致有什么问题。这种情况下,你就算是授权了,你在提别人诉讼的时候,别人再提无效,那个时候会更惨的,是吧?因为你在提无效的时候如果有重大的缺陷,你是没有弥补的可能性的,你是不能改的,这是重要的问题。但是如果你被驳回的时候再复审,这个时候你是有充分的余地去改的,这些改包括你添加一些技术特征,补充一些技术特征,把各种技术特征进行排列组合,随意地补充到权1、权2,你想怎么补就怎么补, 只要不超过原始公开范围。但是你在无效的时候,大家也知道,只能删除权利要求或者合并权利要求,不可以就技术特征进行合并了,这个时候修改的余地是非常小的,要么就很大的保护范围,要么是很小的保护范围,中间没有过渡阶段。 所以无论如何审查员严格一点地对你进行审的话,肯定是对你有好处,没有什么坏处。

    另外一点就是当你在审查的过程中被审的太严的话,还有一个方法就是,即便你专利写的很烂,有很大的问题,你至少还可以要求优先权了,或者你可以要求分案。分案和优先权能很大程度扩展你的保护范围,添加一些技术特征,补充你原来专利写的不好的一个重要的手段。优先权一般12个月,那可能还没到审查,但是分案申请大家一定要注意。分案可能是一个很有用的手段,有可能会让你这个东西起死回生。但是总的来说还是在你写的时候,最开始就不要写那么乱。这才是最重要的。

  5. 有益效果影响侵权判定,是否违背全面覆盖原则?
  6. 这一点我还真说不清楚。我觉得是否违背全面覆盖原则,字面意义上,其实是有点违背,但是你违背就违背吧,因为这个全面覆盖原则又不是一个法律上强制性的规定,因为全面覆盖原则并不是专利法和实施细则和审查指南明文规定的一个东西,它只是审查指南的一些规定,而审查指南的一些规定,它说要覆盖权利要求的全面保护范围,但是现有的案例中,这种因为技术效果,或者是因为一些发明目的,或者因为一些公共利益而导致不会完全运用全面覆盖这个原则的案例是非常多的。
    不仅仅是全面覆盖原则,就是一种原则,相互之间它应该会有一些冲突或者是权衡的问题,这种因为不能解决技术目的被判定无效,但是没有侵权的案例还是挺多的,所以这里就给大家另外一个好处,说好处也不是好处,好处就是我们作为专利律师更值钱了,因为这种侵权认定、不侵权判定确实不是写两天案子,看了所有的技术特征跟我的专利权利要求的必要技术特征相不相同,相同的就侵权,不相同的不侵权。专利侵权判定实际上远远不是你想象的这么简单。并不是说字面意思上扣在一起了就一定侵权,或者一定不侵权,所以这个就给我们专利律师更多的空间,也给了法官更多的判决空间。所以更精通、了解这个案例,做一个专家可以赚那么多钱,所以这个大家都不要太纠结了,因为你不是一个法学家,你不是一个法官。所以法官怎么判你就怎么学好了,别想那么多。

  7. 最后一个案件的判决文书案号是多少?
  8. 最后一个案件的判决文号,这个判决书是北京高院的2011高民终的2878号民事判决,无效的决定号是16262,专利号是200520122330.4,专利号是一个实用新型。

  9. 将现有技术增加到权利要求中,怎样提高创造性、提高新颖性?解答下案例一。
  10. 其实案例四才是最好的的案例,是因为你看它一个电机过载保护器实际上是一个非常常见的现有技术,他为什么能把现有技术增加到那个权利要求里头,能够增加这个专利,本来也没创造性,但是能增加它的创造性?

    因为所谓的创造性不是说这个现有技术到底怎么样。现有技术的判断依据是,现有的能够被审查员检索到的技术文献里面公开的怎么样。所以这就意味着如果不能够被审查员检索到的现有技术,它就不是现有技术,所以你尽可以把这个产品已经覆盖的所有的现有技术随意往专利里面写,因为那个写的越多的话,审查员就越能检索到这个现有技术。因为很多技术它是只见于产品,而不见于这些文档的,所以从这个角度来说,你无论写多少,你只要把现有技术写到权利要求里,审查员就检索不到的,他就变成了你创造性的一个技术特征。

    但是另一方面,增加了现有技术,会使这个专利保护范围很大的缩小,但是这种缩小的实际上又不会缩小。为什么不会缩小呢?因为你想在侵权判定的时候,是拿一个侵权的产品跟你这个专利进行比对,而你写入现有技术的这些所有的技术特征是在这个侵权产品里一定会出现的,这些东西即便是现有技术,但是侵权的产品,它肯定会包含这些现有技术,因为它不包含这些现有技术的话,它就根本就不是这个东西了,不会实现这个功能了。就比如说这个案例四的一个保护器,它旁边有很多的侧壁,就是在边缘的一圈凸起的一整个圈,所以一整个圈就是一个很常见的现有技术了,但是这个现有技术很难从一个现有的专利文件里头把这个东西检索出来,所以你把这个东西非常详细地写到权利要求里,比如说这个侧壁有4个壁,每一个壁有多长,有多宽,然后它在哪个壁之间的连结那有一个圆角,这个圆角的弧度是3毫米、5毫米,你把这些细节东西都写在权利要求里,审查员根本检索不到,但是他根本不会缩小保护范围,因为只要是侵权产品,只要是这一个产品,它必然要有这样的侧壁,这样的弧度,这样的厚度、这样的材料,你根本就不会缩小保护范围。所以你只要这么写,对你不会有什么影响,对你的侵权产品不会有什么影响,所以这也就是为什么创造性是挤出来的,挤一挤总会有的。

  11. 独权中,对现有技术中的技术特征应该怎样描述才不至于缩小其保护范围?
  12. 怎样不至于缩小保护范围,其实这不是所不缩小的问题,归根结底还是说你要按照判断创造性的三步法来考虑这个问题。你首先是要考虑的是现有技术做到什么程度是吧?所以如果现有技术已经找到了一个什么东西,这个现有技术中已经描述了某些技术特征,那这个时候你把这些技术特征,无论如何你只能写到权利要求1里了,你不写也没办法了,因为现有技术已经公开的情况下,它已经没创造性,所以你对现有技术的归纳、描述首先是受制于这个现有技术检索的情况是怎么样,然后在有了准确的现有技术之后,你可以再考虑到如何对这个现有技术进行描述、进行归纳的问题。
    这个时候对现有技术归纳,你可能就要涉及到你要解决的技术问题是什么。先要考虑跟你这个产品实际上是要做什么,实际上要完全什么功能,就是你这个产品,你的交底书,你的发明人跟你说的时候,你这个整个专利到底是要完成一个什么样的功能?那么这个功能如果没有被现有技术公开的话,那么你就按照非常明显的创造性的三步法,你要找到它所有的区别技术特征,就是跟现在技术有差异的那个技术特征,然后根据那个有差异的技术特征,再去归纳一下有益效果,这个时候再归纳出来的有益效果就跟你这个专利的发明人原先提供的交底书可能就有差别了。也可能是解决的技术问题比交底书说的更大,也有可能是更小的。

    至于说怎样不至于缩小这个专利的保护范围,其实要想不缩小保护范围,我觉得也不就只有这几个办法嘛,一个是所有的零部件,剔除掉所有不必要的零部件,只留下那些最重要的零部件,这是一个。然后还有就是对这个概念进行上位化,上位化也包括一些概念上的上位化,也包括一些功能上的上位化,就是一些概括总结,比如说一些通用的金属,你改成什么钢铜铁是吧,什么卤啊、溴啊提升成卤素,就这种概念性的上位化,还有一种就是功能性的上位化,你做什么零部件的,然后你要改成一个起到什么功能的零部件,还有一种就是列举,就是你把所有可能实现这个目的的所有的材料一个个列举出来。

  13. 那个玻璃幕墙的案子,它的权利要求算是写的可视化吗?
  14. 可视化方面倒是没什么问题,其实这个案例我主要讲的是保护的内容要符合你这个商业实际,其实是这个问题。那个幕墙在销售的时候,不是说写专利的这个状态,写专利的状态是已经把这个幕墙挂到墙上了,但是挂到墙上的状态,虽然是容易取证,但是不太去好去起诉客户,因为是最终的购买这个产品的用户挂到墙上,但是实际上我们这个幕墙的公司的话,其实他想起诉的是卖这个幕墙的竞争对手,所以这个时候这个专利写成这个样子,会导致他只能去告客户,而不能去告他的卖幕墙的竞争对手,其实是这个问题。

  15. 您刚才所讲的是否可理解为:找出技术问题的特征;其次,上述特征所起的效果;最后,将上述特征所对应的现有技术特征进行归纳写入独权中,是吗?
  16. 其实写权利要求1的这种步骤的话,我觉得还是按照我那个专利神教掌门讲经讲课,好像是第四期或第三期,就是撰写权利要求的步骤,我觉得还是按那个比较合理一点吧,第一个步骤我觉得还是你判断创造性的三步法为主,还是要先检索,检索到最接近的现有技术,检索到了之后,再去找到区别技术特征和剩余的区别技术特征所实际能够解决的技术问题,然后把这个技术问题跟你这个交底书里面,你发明人自己认为的要解决的问题进行比较,看它是大了还是小了,反正无论是大还是小,还是尽可能的以这个检索之后,重新归纳出来的区别技术特征为主比较好。

  17. 最好的是分状态写吗?
  18. 我后面那个案例三和案例四其实也是很大程度上非常地强调说明书中的有益效果对于专利的创造性的判断以及侵权的判断都是至关重要的。大家绝对不要以为权利要求就是专利的全部了,实际上恰恰不是这样,权利要求只是专利的一半而已,有益效果是专利的另一半。如果这些效果、作用、技术问题没有讲明白的话,你这个专利就有可能是彻底完蛋的专利,就算你把技术特征都写好了,可能也没有什么用,很可能会出现这样的问题,因为尤其在专利的审查授权和侵权诉讼的过程中,这些技术效果的描述会对你这个专利是否侵权、能否授权都有非常直接的影响。


完整课程简介

 

撰写中,自定义概念定义确切吗?

从法国馆“高架立体建筑物”发明专利案中,我们能学到什么?

描述改进带来的有益效果时,写的越多越好吗?

在撰写时,除了要考虑能否授权,更重要的是保护的范围和逻辑是否清楚。如何平衡这三者间的关系?另外,在机械领域的专利撰写中,有哪些常见的失误?

4 月 21 日,专利代理人/律师李银惠先生做客智慧芽学院线上 webinar 活动,围绕机械领域的专利撰写做出了全面深入的分享。根据机械领域的特点,结合 4 个专利诉讼案例,详细讲解专利撰写/授权/侵权诉讼间的依存关系,总结 5 个机械领域专利撰写的要点,指出不仅要注重细节,还要注重技术和效果间的逻辑,并且做到诉讼可视化。

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本文由智慧芽根据李银惠先生的回答整理而成,转载请在显著位置注明文章来源和作者姓名。

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